Volltexte
UmwG § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2; MarkenG §§ 5, 15, 21
Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Verschmelzung (“HEITEC”)
BGH, Urt. vom 14.2.2008 – I ZR 162/05
Leitsätze des Gerichts:
1. Die Beschränkung des Schutzumfangs eines an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe angelehnten Zeichens dient dazu, eine Monopolisierung der freizuhaltenden Angabe durch den Inhaber des Zeichens zu vermeiden. Im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich ebenfalls an die freizuhaltende Angabe anlehnen und diese verfremden, ist der Schutzumfang nicht begrenzt.
2. Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfolger auch dann zugute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat.
3. Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt.
Tatbestand:
[1] Die Klägerin betreibt seit 1984 – ursprünglich als GmbH mit dem Firmenschlagwort “HEITEC” und seit ihrer Umwandlung in eine AG zum 28. Januar 2000 unter der Firma “HEITEC AG” – ein EDV-Systemhaus, das im Bereich der Industrieplanung, der Beratung und der Schulung auf den Geschäftsfeldern Systemberatung und -integration, Analyse, Automatisierungsplanung und -technik, Vermittlung von technischem und wirtschaftlichem Know-how, Unternehmensberatung, Konstruktions- und Anlagenplanung, Netz- und Prüftechnik, Hard- und Softwareentwicklung, Dokumentenmanagement und Archivierung tätig ist. Sie ist Inhaberin der für Computer, Unternehmensberatung und weitere Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 am 13. Juli 1991 angemeldeten deutschen Wortmarke “HEITEC”. Des Weiteren ist die Klägerin Inhaberin der am 14. August 1998 für entsprechende Waren und Dienstleistungen der genannten Warenklassen angemeldeten Gemeinschaftsmarke “HEITEC”. Widerspruch und Beschwerde der Beklagten zu 1) gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke blieben ohne Erfolg.
[2] Die am 15. Oktober 1998 errichtete und am 1. Dezember 1998 mit ihrer Firma “HAITEC Aktiengesellschaft” in das Handelsregister eingetragene Beklagte zu 1) betreibt ebenfalls ein EDV-Systemhaus. Sie befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb EDV-gestützter Lösungen und Systeme, vor allem für technische Anwendungsbereiche, und bietet damit verbundene Dienstleistungen an. Zuvor hatte seit 1989 die HAITEC Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH (im Weiteren: HAITEC I) bestanden. Deren im Jahr 1993 gegründete Tochtergesellschaft HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH (im Weiteren: HAITEC II) firmierte im Jahr 1997 in “HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH” um. Mit Vertrag vom 26. Januar 1998 wurde die HAITEC I auf die HAITEC II verschmolzen. Diese Gesellschaft wurde dann durch Vertrag vom 11. März 1999 rückwirkend zum 31. Dezember 1998 auf die Beklagte zu 1) verschmolzen. Ursprünglich hatte die Klägerin auch die Vorstandsmitglieder der Beklagten zu 1) verklagt. Nach übereinstimmenden Erledigungserklärungen im Berufungsverfahren richtet sich die Klage nur noch gegen die Beklagte zu 1) (nachfolgend: Beklagte).
[3] Mit Schreiben vom 28. Juni 1990 mahnte die Klägerin die HAITEC I wegen der Verwendung des Firmenbestandteils “HAITEC” ab. Die HAITEC I lehnte die Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung mit Schreiben vom 4. Juli 1990 ab. Auf eine weitere, mit Schreiben vom 6. Dezember 1994 erfolgte Aufforderung zur Unterlassung der Firmenbezeichnung “HAITEC” ging die HAITEC I nicht ein.
[4] Mit Schreiben vom 8. Oktober 1996 wandte sich die Klägerin mit Berechtigungsanfragen an die HAITEC II und die ebenfalls zur Unternehmensgruppe der Beklagten gehörende ARCAD HAITEC GmbH. Nachdem die Adressaten der Schreiben eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und auf die Regelung der Verwirkung in § 21 MarkenG hingewiesen hatten, teilte die Klägerin ihnen mit Schreiben vom 12. März 1997 mit, dass sich die Angelegenheit nunmehr endgültig erledigt habe.
[5] Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Benutzung des Zeichens “HAITEC” auf Unterlassung, Löschung der Firma der Beklagten, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch.
[9] Das LG hat die Klage abgewiesen.
[10] Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
[11] Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageansprüche gegen die Beklagte weiter.
Entscheidungsgründe:
[12] I. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagezeichen und der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten verneint. Hilfsweise hat es eine Verwirkung der Klageansprüche angenommen. (Wird ausgeführt.)
[15] II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen. Die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche sind aus § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB begründet (nachfolgend unter II 1) und auch weder gem. § 23 Nr. 2 MarkenG wegen lediglich beschreibender Benutzung der Angabe durch die Beklagte ausgeschlossen (nachfolgend unter II 2) noch gem. § 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB verwirkt (nachfolgend unter II 3).
[16] 1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass es an einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien fehle. Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen kann das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen “HEITEC” und “HAITEC” jedoch nicht verneint werden.
[17] a) Das Berufungsgericht hat im rechtlichen Ansatz zutreffend angenommen, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 15 Abs. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, wobei von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, der Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien auszugehen ist und ein größerer Abstand der Tätigkeitsgebiete durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 = WRP 2007, 1193, Rz. 15 m.w.N. – Euro Telekom).
[18] b) Im Blick auf die im Streitfall gegebenen Verhältnisse ist das Berufungsgericht von zwischen den Parteien bestehender Branchennähe bzw. teilweise auch Branchenidentität und von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der von der Klägerin benutzten Geschäftsbezeichnung “HEITEC” ausgegangen. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von den Parteien auch nicht angegriffen.
[19] c) Bei der Prüfung der Frage, inwieweit die sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien übereinstimmen oder ähnlich sind, hat das Berufungsgericht allein auf die Firmenschlagworte “HEITEC” und “HAITEC” abgestellt. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neigt, längere Firmenbezeichnungen auf ihre unterscheidungskräftigen Bestandteile zu verkürzen, die ihrer Art nach geeignet sind, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen verwendet zu werden; beschreibende Zusätze in den Firmierungen bleiben daher regelmäßig außer Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 m.w.N. – defacto; BGHZ 168, 28 = ZIP 2006, 2184, Rz. 13 – Impuls, dazu EWiR 2007, 473 (Hartwig)). Dementsprechend hat auch der von der Beklagten vorgenommene Wechsel der Rechtsform keinen Einfluss auf die Beurteilung der Frage, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien eine Verwechslungsgefahr besteht.
[20] d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die sich gegenüberstehenden Zeichen stimmten in klanglicher Hinsicht und – soweit der angesprochene Verkehr, wenn ihm das betreffende Zeichen in schriftbildlicher Form begegne, den geläufigen Begriff “High Tech” assoziieren werde – auch in begrifflicher Hinsicht überein und seien in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich. Es hat aber die von ihm festgestellte Übereinstimmung der sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht und in begrifflicher Hinsicht für ungeeignet und deren Ähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht für zu gering erachtet, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Dem kann nicht beigetreten werden.
[21] aa) Bei der Beurteilung der Frage, ob kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 – Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 – I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 – Kelly; BGH, Urt. v. 6.5.2004 – I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 – Neuro-Vibolex/Neuro-Fibraflex).
[22] bb) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass der Schutzumfang eines Zeichens, das sich – wie hier das Klagezeichen “HEITEC” an “High Tech” – an eine beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe anlehnt, nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen trotz dieser Anlehnung seine Schutzfähigkeit verleihen, eng zu bemessen ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.2003 – I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 m.w.N. – AntiVir/AntiVirus). Es hat indessen nicht berücksichtigt, dass die Begrenzung des Schutzumfangs dazu dient, eine Erstreckung des aus dem geschützten Zeichen fließenden Ausschließlichkeitsrechts auf die beschreibende oder sonst freizuhaltende Angabe zu vermeiden. Dagegen unterliegt der Schutzumfang eines solchen Zeichens keiner besonderen Beschränkung, wenn es um das Verhältnis zu anderen Bezeichnungen geht, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff anlehnen und ihn verfremden.
[23] cc) Das Berufungsgericht hat die für die Begründung einer Verwechslungsgefahr seiner Ansicht nach zu geringe Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht insbesondere damit begründet, dass die Beklagte ihre Geschäftsbezeichnung in der Regel in Verbindung mit ihrem markenrechtlich geschützten Hai-Logo verwende. Es hat hierbei vernachlässigt, dass die Beklagte ihre Geschäftsbezeichnung nach den getroffenen Feststellungen nicht durchgängig, sondern nur in der Regel mit dem Hai-Logo verwendet, sofern eine solche bildliche Ergänzung möglich und passend erscheint. Soweit das Berufungsgericht zur Begründung seiner Auffassung, die Zeichenähnlichkeit sei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu gering, ferner auf die Senatsentscheidung Bally/BALL (Urt. v. 10.10.1991 – I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP 1992, 96) und darauf verweist, dass der Aussagegehalt der ersten Silbe des angegriffenen Zeichens (Hai) die Erfassung der schriftbildlichen Abweichung erheblich erleichtere, liegt dem eine zergliedernde, nicht – wie es geboten wäre – eine auf den Gesamteindruck abstellende Betrachtung zugrunde.
[24] e) Nach allem ist davon auszugehen, dass zwischen den Parteien Branchennähe und teilweise sogar Branchenidentität besteht, das Klagezeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist und die sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht identisch und in bildlicher Hinsicht ähnlich sind. Bei diesen Gegebenheiten kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien nicht verneint werden.
[25] 2. Die Ansprüche der Klägerin sind nicht gem. § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift ist es dem Inhaber eines Zeichens verwehrt, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit dem Zeichen identisches oder diesem ähnliches Zeichen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Freistellung vom Zeichenschutz gem. § 23 Nr. 2 MarkenG setzt daher eine – zumindest auch – beschreibende Angabe voraus (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.2004 – I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 m.w.N. – Regiopost/Regional Post). Eine solche beschreibende Angabe verwendet die Beklagte nicht.
[26] 3. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass die streitgegenständlichen Ansprüche zumindest verwirkt wären.
[27] a) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass bei einer Rechtsnachfolge, die – wie im Streitfall – die Fortführung eines Unternehmens durch einen anderen Rechtsträger umfasst, in den Verwirkungszeitraum auch die Zeit einzubeziehen ist, während deren der Rechtsvorgänger des Verletzers die Kennzeichnung benutzt hat, gegen deren Benutzung durch den Verletzer sich der Inhaber des älteren Rechts nunmehr wendet (vgl. BGH, Urt. v. 26.9.1980 – I ZR 69/78, GRUR 1981, 60, 62 – Sitex). Damit kommen die für den Rechtsvorgänger aufgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand dem Rechtsnachfolger zugute, soweit mit der Rechtsnachfolge keine zeichenrechtlich relevante Veränderung des bis dahin bestehenden Zustands verbunden ist (vgl. BGH, Urt. v. 27.6.1980 – I ZR 70/78, GRUR 1981, 66, 68 – MAN/G-man). Der Umstand, dass von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens gem. § 18 Abs. 1 UmwG weder bei der Verschmelzung der HAITEC I auf die HAITEC II noch bei der Verschmelzung dieses Unternehmens auf die Beklagte Gebrauch gemacht worden ist und die Firmenbezeichnungen, die jeweils Gegenstand der Abmahnung waren, damit nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 UmwG erloschen sind, steht dem nicht entgegen.
[28] b) Das Berufungsgericht hat aber nicht hinreichend beachtet, dass sich die Verwirkung immer auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen muss und dass die angegriffene Verwendung des Zeichens “HAITEC” nicht der Verwendung entspricht, für die die Beklagte den Schutz der Verwirkung in Anspruch nehmen kann.
[29] Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nicht dazu führen, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers neu zu schaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in bestimmten Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus zu erweitern (BGH, Urt. v. 4.3.1993 – I ZR 65/91, GRUR 1993, 576, 578 m.w.N. – Datatel; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 21 MarkenG Rz. 46 f.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 21 Rz. 53). Die rechtsvernichtende Wirkung der Verwirkung erfasst daher die konkrete Verletzungshandlung, die Gegenstand der Beanstandung war. In zeichenmäßiger Hinsicht beschränkt sie sich dementsprechend auf die konkrete Form des ursprünglich angegriffenen Zeichens und auf geringfügige Abwandlungen, sofern diese dem verletzten Kennzeichen nicht näherkommen (Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 21 Rz. 56 i.V.m. Rz. 25 und 28; vgl. auch Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 17 Rz. 23 m.w.N.).
[30] Im Streitfall bezogen sich die Beanstandungen der Klägerin, die Anlass für eine Verwirkung der Ansprüche sein konnten, auf die Firmierungen “HAITEC Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH” (= HAITEC I) und “HAITEC Gesellschaft für den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH” (= HAITEC II). Während die Firma der Klägerin lediglich “HEITEC GmbH” lautete, zeichneten sich die zunächst beanstandeten Firmierungen der Beklagten dadurch aus, dass sie neben dem Schlagwort “HAITEC” längere beschreibende Angaben enthielten. Auf diesen Umstand wurde auch in den Erwiderungen, mit denen die Ansprüche der Klägerin zurückgewiesen wurden, ausdrücklich hingewiesen. Die nunmehr mit der Klage angegriffene Bezeichnung stimmt zwar mit den damals beanstandeten Firmierungen HAITEC I und HAITEC II im Schlagwort (“HAITEC”) überein, sie enthält aber – außer dem Rechtsformhinweis – keinerlei beschreibende Angaben mehr. Auch wenn die Ansprüche der Klägerin hinsichtlich der Firmierungen, die sie 1990 und 1996 beanstandet hatte, verwirkt sind, braucht sie sich den Verwirkungseinwand nicht entgegenhalten zu lassen, wenn sich die Beklagte dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin weiter annähert, und sei es auch nur durch das Fallenlassen beschreibender, das Zeichen nicht prägender Bestandteile.
[31] III. Die Klägerin kann von der Beklagten danach Unterlassung der Benutzung der (isolierten) Bezeichnung “HAITEC AG” (§ 15 Abs. 2, 4, § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), Einwilligung in die Löschung des Bestandteils “HAITEC” der für die Beklagte im Handelsregister eingetragenen Firma “HAITEC Aktiengesellschaft” (vgl. BGH GRUR 1981, 60, 64 – Sitex; BGH GRUR 2002, 898, 900 – defacto, jew. m.w.N.), Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (§ 15 Abs. 2, 4 und 5, § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) sowie zur Vorbereitung der Durchsetzung ihres Schadensersatzanspruchs Auskunftserteilung (§ 242 BGB) verlangen.
